“DS”商标抢注系列案之一

发布者:上海品牌发展研究中心发布时间:2019-12-30浏览次数:10

商标抢注可以说是一个具有世界性的难题,而问题的产生其实与制度设计本身是密切相关的。众所周知,知识产权具有地域性,在一国一地区是否可获得商标权,需依据该国、该地区的法律而确定。而我国的《商标法》,执行的是登记优先制度,即注册商标归优先登记者所有。这就给抢注他人商标提供了可能性。在原《商标法》框架下,确实也确立了驰名商标的保护制度,对于未注册的驰名商标,仍可禁止他人恶意抢注。但驰名商标认定的条件是很严格的,认定难度也很大。这就导致,那些在国内外,尤其是国外有一些名气,但尚未达到驰名程度的“小”名牌,很容易成为被抢注的对象。

那么,怎么去应对这样的抢注行为呢?

以下我们通过一个实际处理的案件,来为大家试着分析一下。

在这个案件中,一家创立于上世纪80年代,以小型低价日用杂货零售为特征的日本公司成为了抢注的受害人。这家日本公司(以下我们称之为D公司)在日本当地已开设了2000多家直营和加盟店铺,同时也在东南亚地区开设了1000多家直营和加盟店铺。D公司在日本当地注册了“DS”商标。在D公司开设于日本当地和东南亚地区的所有直营和加盟店中,包括店铺招牌和店内商品,均统一用该商标。因此,D公司和其名下的“DS”商标在日本当地乃至东南亚地区均享有一定的知名度。但是由于在2009年之前,D公司除了在中国大陆进行OEM委托和采购业务外,不实际在大陆开设店铺,也不在大陆销售商品,因此在中国大陆的知名度不显著。而当D公司开始布局中国大陆零售业务时,也没有及时去注册商标,直到首家冠名店铺开设后的2013年进行商标注册时,才发现在一些涉及D公司主要销售商品——文具类的商标已被他人注册。而且经D公司业务人员回忆,该商标的注册人,中国SZ公司的个人股东曾与D公司有过业务上的往来。可见,D公司的商标已经被人抢注。

至此,一场与抢注人的争夺战就此展开。


回合一:可能通过商标争议程序而夺回商标吗?

根据当时的法律规定,除了驰名商标以外,对于已经注册的商标可以提出撤销的理由包括:

1.三年不使用(这一点后续另外专门说明)

2.代理人或代表人以自己名义注册被代理或被代表人的商标——即滥用代理、代表关系损害被代理人、被代表人利益的

3.损害他人在先权利,包括他人在先使用的有一定影响力的商标。

而在2013年修订《商标法》后,则增加了两项情形:

1.商标注册人或申请人与被抢注人存在合同、业务往来,明知被抢注人使用相关商标的;

2.违反诚信原则注册商标的(兜底原则)。

首先就本案来讲,因为注册发生在2013年前,故2013年修订版或2019年修订版的《商标法》原则上不适用。因此,最直接的理由还应是2001年版《商标法》所列的3项情形。

其次,若抢注人存在2013年修订的《商标法》所述的存在业务往来而恶意抢注的情形,虽然不能直接依据该法律规定而主张无效,但仍可作为抢注人存在恶意的证明,进一步说明被抢注方实际使用的商标应具有一定的在先权利。

由此可见,若D公司希望主张抢注商标无效的,则应当举证证明其在先在中国大陆已经使用商标,或者证明抢注人与其存在代理或代表关系,或者证明两者间存在以往的业务关系等。

而实际上,在调查中,确实发现抢注人中国SZ公司的法定代表人暨股东陈某在设立SZ公司之前,曾在某国内外贸公司工作,而且曾负责该外贸公司与D公司的OEM贴牌加工出口的贸易业务。但是由于时日长久,已经不能找到足以证明这一点的充分证据。同时,D公司虽然在华进行了贴牌OEM业务,但显然,这种情形下,产品主要是出口到国外,在中国大陆境内是基本不流通的,那也不足以证明该商标因实际使用而具有一定知名度。

因此,第一回合,虽然D公司提出了无效的争议请求,但始终未能获得支持。

不过,这一无效请求,并非是毫无意义的,在后面案情的进展中就可以看到,这一无效申请在一定程度上保障了D公司的权益。这也反过来证明,若一旦被人抢注,最佳选择当然是搜集充分证据提出无效申请,但如果确实证据有缺失,也不应不采取任何行动。


回合二:能不能通过协商而购回商标呢?

实务中,若商标被他人抢注,不论通过哪种法律方式,都会花费大量的时间和精力,甚至不菲的律师费、商标代理机构的代理费。因此,若能够以合理的价格将商标购买回来也不失为一种解决途径。

所以在提出商标争议的同时,D公司也采取了通过中介人去购回被抢注商标的措施。

事实上,就商标购买的商谈,除了价格商谈以外,本身也是一场法律上的争锋。

这是因为,按照商标争议的相关实务操作,若抢注人注册商标后并不实际使用,而是以转让给被抢注人为目的,并谋取暴利的,是可以作为恶意注册商标的体现,并在争议过程中作为对其不利的证据。所以,在商谈过程中,有意识地让抢注人表达出这样的意思,则会成为一种有用的尝试。

而反之,对于抢注人而言,既要达成交易,又不能落人口实,也是必须小心应对的。

不过本案中,D公司的运气并不好,中国SZ公司一口回绝了转让商标的建议,而要求以每年支付高额许可费的方式,许可D公司使用被抢注的DS商标。这无疑意味着,双方不再有继续商谈的可能,也意味着,后续势必将迎来SZ公司利用其抢注成功的商标,通过各种手段给与D公司压力的局面。


那么SZ公司会采取哪些手段呢?D公司又该如何面对和处理呢?D公司的反制措施又是什么呢?

这些我们将在本文后续的部分继续一一介绍。